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Se nos viene el uso obligatorio de las marcas comerciales

Seguramente para los lectores de este artículo, resulta curioso un título como este.
En efecto, ¿De qué sirve una marca comercial, si no se usa?
Pero es así. Hasta ahora en Chile las marcas comerciales pueden ser registradas y mantenerse vigente, sin necesidad de usarlas, lo cual es contradictorio a la esencia de las mismas.
¿Puede entonces una  marca que no se usa, cumplir su función identificadora en el mercado?
Aunque tarde, justamente esa es la inquietud que se ha planteado en nuestro país.

La imposibilidad de cancelar el registro de una marca comercial por no uso, ha permitido en Chile la existencia de un derecho de propiedad marcario formal, que raya en lo perpetuo, siendo claro que algunas empresas registran marcas con otros fines, saturando el espectro registral con meros derechos formales. Si no, recuerde entre otros, los registros practicados por una conocida compañía cervecera nacional, que devino incluso en un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica por atentado a la libre competencia, por inscripción de marcas que en el extranjero son usadas por competidoras, por la inscripción de marcas que corresponden a variedades genéricas de cerveza; y marcas que corresponden a zonas geográficas.

En efecto, los nuevos aires de cambio en nuestro país han motivado que se esté tramitando en nuestro Congreso una reforma a la actual ley de Propiedad Industrial (19.039), que entre otras materias, incorpora la exigencia de uso de la marca como requisito para su vigencia.

¿Pero, cuál es la necesidad de incorporar en nuestra legislación la institución de la cancelación por no uso de las marcas comerciales?

Precisamente, cambiar el hábito de que no sólo basta con registrar formalmente una marca comercial, para detentar un derecho absoluto y perpetuo, e impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria a través de marcas defensivas, sin afectar el ingreso de competencia al mercado.

Este nuevo cambio de legislación,  consagra que:

Se pueda cancelar el registro de una marca que no se ha usado en el territorio nacional dentro del plazo de 5 años desde su otorgamiento o su uso haya sido suspendido por más de 5 años.
Si la marca comercial se usa por un tercero autorizado, por ejemplo un licenciatario, se considera como un uso válido para impedir la acción de caducidad.
Se requiere de una demanda de caducidad, planteada por alguien que tenga un interés legítimo o válido, para que opere la cancelación de la marca.
Corresponde probar el uso de la marca a su actual titular, para de esa forma impedir su caducidad.

Para tranquilidad parcial de los actuales titulares de marcas registradas, el plazo mencionado de 5 años para hacer efectiva la acción de caducidad se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, recién a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.

No obstante, que si bien el tema está en desarrollo, ya que aún quedan algunos trámites legislativos pendientes, no cabe duda que la obligatoriedad en el uso de las marcas comerciales vino a Chile para quedarse, por lo que señores, a usar sus marcas.

Columna escrita por Cristián Mir, socio de Puga Ortiz Abogados
Publicada en Revista de la Cámara Española de Comercio

Cristián Mir, socio de Puga Ortiz Abogados